+7 912 289-77-97

Передача исключительного права по лицензионному договору

Адвокат Пестерева Валерия Адвокат Пестерева Валерия
620026, город Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83 5-й этаж
Передача исключительного права по лицензионному договору
Передача исключительного права на объект интеллектуальной собственности — это переход права по письменному лицензионному договору от правообладателя к правопреемнику на установленных ими условиях.

В настоящее время гражданское законодательство не регламентирует содержание лицензионных договоров на передачу исключительного права. Правообладатель и правопреемник свободны при заключении лицензионного договора. Вместе с тем лицензионные договоры должны содержать некоторые обязательные или существенные положения, которые либо прямо установлены в гражданском законодательстве, либо из него следуют.

Краткий обзор существенных условий лицензионных договоров мож­но найти во множестве публикаций, одной из которых является исследова­ние, подготовленное в ВОИС специалистами разных стран.

Лицензионный договор о передаче исключительного права должен со­держать несколько обязательных положений, к числу которых относят прежде всего следующие.

Передаваемые права. В лицензионном договоре должны быть опреде­лены передаваемые права. Если права не указаны в договоре в качестве пе­редаваемых, они считаются непереданными.

Способ передачи прав. Исключительное право может быть передано исключительным или неисключительным способом. Возможны следую­щие три способа передачи прав:

  • передача единственному правопреемнику исключительного права без сохранения за правообладателем переданного права (исключительная) передача единственному правопреемнику исключительного права с сохранением за правообладателем переданного права (единственная передача);
  • передача любому числу правопреемников исключительного права с сохранением за правообладателем переданного права (неисключительная передача).

При исключительной передаче В случае передачи части исключительного права первичный правообладатель сохраняет пра­во использовать объект п/С способом, право на которое не было пере дано.

Как уже отмечалось в § 1,8, исключительная передача прав противоречит правам человека (автора) и поэтому является нарушением прав челове­ка. Однако именно такую исключительную передачу исключительного права предпочитают правопреемники, поскольку они получают право монопольного использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности. Исключительная передача используется правообладателем в основном на устаревшие товары и технологии, в которых воплощены соответствующие объекты.

При единственной передаче исключительное право полностью переходит к правопреемнику, но первичный правообладатель не теряет соответствующее исключительное право, т. е. он может продолжать использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Такая переда­ча права не нарушает прав человека и является более прогрессивной сравнению с исключительной передачей. В некоторой степени такая передача создает ограниченную конкурентную среду. Производители используют такую форму передачи, когда возможности использования передаваемого объекта в основном исчерпаны, но сохранение исключительного права позволяет продолжать производство и модернизацию товаров, в которых воплощены те или иные объекты интеллектуальной собственности. Единственная передача исключительного права редко обсуждается, для некоторых объектов интеллектуальной собственности (маркетинговых обозначений) она признана на международном уровне.

При неисключительной передаче исключительное право может переходить к нескольким правопреемникам, причем первичный правообладатель не теряет соответствующее исключительное право, т. е. может продолжать использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. Подобно единственной передаче, неисключительная передача права не нарушает прав человека и в то же время является более прогрессивной по сравнению как с единственной, так и с исключительной передачей. При наличии нескольких правопреемников неисключительная передача может создать конкурентную среду. Следует отметить, что обыч­но таким способом передаются устаревшие решения.

В законодательстве часто устанавливается, что если в договоре не указан способ передачи прав, то передача прав считается неисключительной.

По лицензионному договору одна сторона патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования объекта промышленной собственности в установленных договором способом. (ст.1367ГК РФ)

Лицензионный договор иногда называют лицензионным соглашением или лицензией. Стороны лицензионного договора имеют особые наимено­вания.

Лицензиар — это правообладатель, передавший исключительное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе лицензионного договора.

Лицензиат — это лицо, приобретшее у правообладателя исключительное право на объект интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора.

Форма договора: письменная форма и государственная регистрация в патентном органе.

Существенные условия:

  • Предмет: вид и объём передаваемых прав по договору;
  • Пределы осуществления прав;
  • Способы использования исключительных прав;
  • Срок передачи прав. Естественно, срок передачи прав не может превышать срока действия передаваемого исключительного права. Иногда в законодательстве устанавливается, что при отсутствии условия о сроке пере­дачи прав договор может быть расторгнут правообладателем по истечении пяти лет с даты заключения договора. Такое положение установлено в ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Территория действия договора. Это положение особенно важно для договоров о передаче исключительного авторского права, которое имеет экстерриториальное действие для всех членов Бернской конвенции. Например, российский автор может заключить договор о передаче авторского права любому лицу за рубежом.

Заключение договоров на передачу исключительного права на объекты промышленного права возможно только на такие объекты и только в тех странах, где получены соответствующие охранные документы либо выполнена международная регистрация. Если в договоре не указана территория его действия, то действие передаваемого по договору исключительного права ограничивается территорией страны, в которой проживает правообладатель. Такое положение установлено в ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Условия выплаты вознаграждения. В договоре должны быть установлены материальные условия передачи исключительных прав (возмездность договора).

В договоре может быть указан размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения, а также порядок и сроки его выпла­ты. Размер вознаграждения может устанавливаться в виде:

  • части дохода за соответствующий способ использования объекта интеллектуальной собственности (роялти);
  • твердо зафиксированной суммы (паушальная сумма);
  • иным образом.

Следует признать, что выбор сторонами приемлемого варианта вознаграждения — один из сложнейших этапов заключения любого договора. Для расчета вознаграждения используются разнообразные и, как правило, субъективные методы оценки стоимости передаваемого исключительного права.

Иные условия передачи права.

  • В договор может быть включено положение о возможности правопреемника заключать договоры с третьими лицами по передаче уже полученного права. Такие субдоговоры могут быть выданы даже в случае неисключительной передачи, если это установлено в основном договоре.
    Переданное по договору право не может быть реализовано правопреемником, если правообладатель не передал ему соответствующий объект интеллектуальной собственности в той или иной форме вне зависимости от вида договора.
  • Еще одним иным условием договора может быть передача правопреемнику сведений по воплощению изобретения, полезной модели, промышленного образца, иных объектов в конкретный товар. Эта информация может включать не только всевозможную документацию, чертежи, но и навыки и умения, которыми обладает правообладатель, в том числе и ноу-хау. Такое условие совершенно естественно в договоре, поскольку воплотить, например, изобретение в конкретный товар только по описанию, публикуемому патентным ведомством, в большинстве случаев невозможно. Поэтому передача исключительного права без передачи соответствующих сведений по воплощению изобретения оказывается пустой, но платной декларацией, на которую никогда не пойдет грамотный покупатель. Часто еще до заключения основного договора заключается предварительный договор (опцион) для ознакомления потенциального правопреемника с технической и иной документацией в отношении того или иного объекта промышленной собственности, для посещения действующего производства правообладателя и т. д.;
  • Гарантии и ответственность сторон;
  • Оказание технической помощи;
  • Конфиденциальность передаваемых сведений, защита передаваемого права;
  • Условия расторжения договора, рекламы продукции по договору.

Взаимные права и обязанности сторон определяются не только договором, но и положениями гражданского права о сделках и договорах, а так­же положениями антимонопольного законодательства.

Существует много видов лицензионных договоров (лицензий). Кратко рассмотрим те из них, что используются при передаче исключительного права интеллектуальной собственности.

Исключительная лицензия — это передача исключительного права или его части по лицензионному договору только одному лицу без сохранения переданного права за первичным правообладателем.

Исключительные лицензии обычно продаются учебными, исследовательскими организациями, финансируемыми из бюджета, если в законодательстве нет ограничений по такому использованию средств гос­бюджета. Индивидуальные разработчики имеют право на продажу исключительных лицензий, однако уровень таких разработок становится неконкурентным в высокотехнологичных областях, поскольку никакое физическое лицо не в состоянии создать значимое техническое решение без фундаментальных знаний и современной исследовательской и лабораторной базы.

Важность исключительных лицензий не следует переоценивать, по­скольку никакой разработчик никогда не предоставит кому-либо исключительную лицензию, если он намерен сам выпускать соответствующую продукцию. Новые разработки ведутся для производства новых товаров, что и позволяет производителю сохранять и расширять свое монопольное положение, а не создавать условия для усиления конкуренции покупателя исключительной лицензии. С этой точки зрения понятно, почему продаются исключительные лицензии на устаревшие технические решения, когда основной производитель выжал почти все из соответствующего техни­ческого решения.

Для покупателя лицензия может представлять несомненный экономический интерес, поскольку позволяет наладить производство относительно современной продукции без огромных затрат на фундаментальные и прикладные исследования. Именно этот путь принес несомненный эко­номический успех странам Юго-Восточной Азии, особенно Японии и Южной Корее. Эти страны широко используют зарубежные лицензируемые технические решения для создания и совершенствования собственного производства высокотехнологичной или наукоемкой продукции.

Единственная лицензия — это передача исключительного права или его части только одному лицу с сохранением переданного права за первичным правообладателем.

Это частный случай исключительной лицензии, при котором сохраняется переданное исключительное право за первичным правообладателем Достоинством такой лицензии является создание некоторых конкурентных условий производства товаров основным правообладателем и лицо, которому передано право на производство аналогичных товаров. Такие лицензии редко встречаются на внутреннем рынке, но могут предостав­ляться производителям, ориентированным на иные рынки, когда конкуренция соответствующих товаров фактически исключена. Этот вид лицензии, так же, как и исключительная лицензия, не является широко распространенным.

Неисключительная лицензия — это передача исключительного права или его части нескольким лицам с сохранением переданного права за первым правообладателем.

Этот вид лицензий часто встречается в производственной сфере. Основной правообладатель старается предоставлять лицензии для производства товаров на разных рынках, с тем чтобы не допустить конкуренции со своими товарами. Считается эффективным метод создания современных производств с минимальными затратами в сравнении с самостоятельной разработкой и производством товаров.

Существует несколько видов неисключительных лицензий, одним из которых является открытая лицензия.

Открытая лицензия — это неисключительная лицензия, предоставляе­мая патентообладателем иным лицам на условиях, предложенных патентообладателем и опубликованных в официальном бюллетене патентного ведомства (ст.1368 ГК РФ)

Это частный случай исключительной лицензии, при котором сохраняется переданное исключительное право за первичным правообладателем Достоинством такой лицензии является создание некоторых конкурентных условий производства товаров основным правообладателем и лицом, которому передано право на производство аналогичных товаров. Такие лицензии редко встречаются на внутреннем рынке, но могут предоставляться производителям, ориентированным на иные рынки, когда конкуренция соответствующих товаров фактически исключена. Этот вид лицензии, так же, как и исключительная лицензия, не является широко распространенным.

Предложение об открытой лицензии, публикуемой в бюллетене патентного ведомства, обычно рассматривается как публичная оферта, т. е. как коммерческое предложение патентообладателя.

Публичная оферта — письменное предложение патентообладателя (оферента), адресованное неопределенному кругу лиц (акцептантам), которое достаточно определенно выражает намерение патентообладателя заключить договор с любым лицом, которое примет предложение на изложенных условиях.

В случае принятия оферты любое лицо вправе требовать от патентообладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, предложенных патентообладателем.

Публичные оферты выгодны патентообладателям, поскольку патентное ведомство снижает размер пошлин за поддержание патентов в силе на 50%, кроме того, публикация сведений об оферте является не только предложением, но и рекламой технических решений патентообладателей.

Открытая лицензия может рассматриваться как средство создания конкурентной среды.

Принудительная лицензия — это лицензия, которую предоставляет патентообладатель иным лицам по решению суда при неиспользовании или недостаточном использовании своего патента.

Положения о принудительных лицензиях включены в законодательство многих стран. Дело в том, что после публикации сведений о выданных патентах некоторые лица хотели бы получить лицензию на право использования того или иного технического решения. Однако патентообладатель имеет право отказать в выдаче лицензии без объяснения причин отказа. Понятно, что патентообладатель может использовать патент в своем собственном производстве и никто не имеет права требовать предоставления лицензий на производство аналогичных товаров. Положение законно в рамках системы интеллектуальной собственности, но во многих случаях оно противоречит антимонопольному законодательству. Для его учета в некоторых случаях на патентообладателя может быть возложена обязанность выдавать неисключительную лицензию любому лицу по решению суда.

В настоящее время признается только одна причина принудительного предоставления лицензии третьим лицам, если патентообладатель в течение некоторого времени с даты получения патента (четыре года для изобретений и три года для промышленных образцов и полезных моделей в Российской Федерации) не использовал либо недостаточно использовал соответствующее решение в собственном производстве.

Несмотря на внешнюю привлекательность принудительных лицензий, Которые могли бы способствовать созданию конкурентной среды, в законодательстве условие о неиспользовании или недостаточном использование.

Сублицензии — лицензии, выдаваемые лицензиатом иным лицам, если это разрешено условиями лицензионного соглашения с лицензиаром.

Вид сублицензии зависит от условий основного лицензионного соглашения. Например, если правопреемник получил исключительную лицензию, то он может выдать как исключительную, так и неисключительную сублицензию. Обычно правопреемник предпочитает предоставлять неисключительную лицензию.

Если у Вас имеются вопросы, которые граждане задают адвокату, просмотрите другие советы адвоката